Por Frederico Cortez
O Supremo Tribunal Federal (STF) tem um caso muito interessante no momento, envolvendo a disputa pela titularidade exclusiva da marca “iphone” em sua pauta, onde até esta data apresenta um empate de 2 x 2. No caso, em cenário as empresas Gradiente e Apple são as protagonistas enquanto que a segurança jurídica afeita à proteção de marcas reside como coadjuvante, de uma forma camuflada.
Todavia, a depender do resultado, tudo que conhecemos hoje sobre a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e proteção de marcas poderá vir a ruir, caso os ministros do STF concederem ganho de causa para a estadunidense Apple.
Para muitos, o centro da questão é o direito de uso da expressão “Iphone” como marca de produtos no mercado brasileiro. No entanto, ao descortinar todo o processo com os votos dos ministros até então prolatados, depreende-se de fácil modo que o princípio da prioridade, que é um dos pilares da LPI no tocante ao registro de marca, perderá a sua eficácia legal se a ordem legal do País não for mantida pelo STF.
A questão converge para o que se pratica no mercado da Europa e dos EUA, no momento que o pleito de registro de uma marca fraca é depositado junto ao INPI, mas que ao passar do tempo esse mesmo signo antes desconhecido e tímido alcança um patamar de notoriedade fenomenal e mundialmente conhecido. Assim, com essa força adquirida, a prioridade antes conferida para uma marca devidamente registrada pela competente autarquia federal deixará de existir no plano da lei especial que rege a propriedade industrial. Esse fenômeno é conhecido como “secondary meaning”, e que explico mais abaixo.
A empresa Gradiente protocolou o pedido do registro da marca “G Gradiente Iphone” no ano 2000 na classe Nice 09 (aparelhos telefônicos e eletrônicos), sendo o seu registro concedido no ano de 2007 pelo INPI. Para fins de contextualização, os produtos da marca Apple somente chegaram no Brasil no ano de 2008. Ou seja, no momento do desembarque da estadunidense (que tem a maça mordida como seu ícone de identificação) em solo brasileiro, a proteção sobre a marca “G Gradiente Iphone” já era fato consumado para a empresa Gradiente à luz da Lei de Propriedade Industrial.
Fato inquestionável em todo mundo é a notoriedade do elemento nominativo “Iphone” como produto da Apple, o que não deve sobrepor a legislação brasileira em razão da manutenção da segurança jurídica do País. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que anulou parcialmente o registro da marca “G Gradiente Iphone” junto ao INPI, vedando a exclusividade do nome “Iphone” para a Gradiente.
Nesse entendimento, a Apple pode vir a registrar seu produto “Iphone” na mesma classe que se encontra registrada a marca “G Gradiente Iphone”, o que macula de logo o princípio da especialidade. Aqui, a proteção da marca abarca a classe inscrita em que ocorreu o registro pelo INPI.
A fundamentação para esse esgarçamento da Lei de Propriedade Industrial brasileira que se aproxima está no fenômeno mercadológico conhecido por “secondary meaning” (significação secundária da marca), quando uma marca fraca se torna notória com o tempo, elencado pelo STJ e ressuscitado no voto do ministro Luiz Fux em favor da Apple sob o claro equívoco que é essencial para uma economia livre de mercado e ampla concorrência.
Em contraponto razoável, sensato e dentro do nosso sistema legal positivado, o ministro relator da ação Dias Toffoli foi pontualmente cirúrgico ao elencar que “de acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior”.
Adotar o secondary meaning como a via decisiva para esse litígio, sepultando os princípios da prioridade e especialidade para a proteção marcária não é só danoso para a norma jurídica interna do País, mas, principalmente, para as marcas já registradas pelo INPI e que não gozarão mais desses alicerces, se assim a Corte constitucional pender para a Apple.
Então, qual será a razão da proteção decenária que o próprio INPI concede em seus registros, se qualquer outra empresa pode vir a solicitar um novo registro de marca na mesma classe em que já estiver protegida para outra pessoa ou empresa? Razoabilidade e proporcionalidade é o que se espera dos nossos ministros Supremistas.
De certo que essa questão é complexa, mas que a solução está na Lei de Propriedade Industrial e sem a inoportuna necessidade da via atrativa de um direito comparado não recepcionado pela legislação brasileira que versa sobre proteção de marca.
Quanto ao placar final a ser decidido pelo STF, como expert civilista e atuante nesta área há mais de uma década, sou um profundo legalista otimista e sempre crédulo que a segurança jurídica do Brasil não pode ser pautada por um litígio específico, independentemente do poderio financeiro de qualquer das partes, devendo assim ser mantida a decisão do registro da marca “G Gradiente Iphone” pelo INPI em toda sua extensão para a empresa Gradiente.
