O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria dos votos necessários para que a norte-americanda Apple use a sua marca “Iphone” aqui no Brasil, em julgamento virtual no final do mês passado. A batalha entre as gigantes Gradiente e Apple teve início ainda na instância administrativa junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), quando a famosa marca da maçã perdeu o direito de comercializar seus produtos aqui com o nome “Iphone”. No caso, a norte-americana foi para o tapetão judiciário e que agora a Corte constitucional bateu o martelo em seu favor.
Entenda o caso- A empresa Gradiente protocolou o pedido do registro da marca “G Gradiente Iphone” no ano 2000 na classe Nice 09 (aparelhos telefônicos e eletrônicos), sendo o seu registro concedido no ano de 2007 pelo INPI. Para fins de contextualização, os produtos da marca Apple somente chegaram no Brasil no ano de 2008. Ou seja, no momento do desembarque da estadunidense (que tem a maça mordida como seu ícone de identificação) em solo brasileiro, a proteção sobre a marca “G Gradiente Iphone” já era fato consumado para a empresa Gradiente à luz da Lei de Propriedade Industrial. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que anulou parcialmente o registro da marca “G Gradiente Iphone” junto ao INPI, vedando a exclusividade do nome “Iphone” para a Gradiente. Com isso, coube ao STF dar a palavra final.
Para o advogado Frederico Cortez, sócio do escritório Cortez & Gonçalves Advogados Associados, especialista em direito empresarial e direito digial, “essa decisão do STF vem modular a partir de agora, o que até então a Lei de Propriedade Industrial preconizava quanto à obediência aos prinícipios da anterioridade, especialidade e territorialidade. Ou seja, a regra de ouro em registro de marcas que “só é dono (a) da marca quem a registra primeiro no INPI” não tem mais seu condão de absolutismo, pois ela foi relativizada com essa posição dos eminentes ministros do Egrégio Superior Tribunal Federal neste leading case”.
Nesta ação, a decisão do Supremo foi com base no fenômeno jurídico estrangeiro conhecido como “secondary meaning”, tese essa praticada tanto nos Estados Unidos como na Europa em sede de propriedade industrial, onde que uma marca considerada fraca inicialmente e com o tempo ela adquire tamanha notoriedade no seu nicho de mercado, atraindo assim poder suficiente para afastar o princípio da prioridade atribuído para outra marca semelhante e registrada com antecedência perante a autoridade pública competente, sendo detentora, portanto, do uso exclusivo de marca empresarial. Desta forma, esta marca retardatária consegue o direito de comercialização mesmo existindo outro signo registrado e atuando no mesmo segmento mercadológico. Explica o advogado expert.
No início da votação, o ministro Dias Toffoli, relator da ação, julgou a favor da gradiente por entender que “de acordo com o sistema atributivo de direitos de propriedade industrial adotado pelo Brasil, a precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior”.
O julgamento foi destacado, onde será concluído no Plenário do STF com a seguinte tese proposta pelo ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), nos seguintes termos: “Não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente“. Julgaram em favor da Apple os ministros Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. O ministro Edson Fachin alegou suspeição neste caso.
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